太原合同纠纷律师

[案情]：2005年3月，某市招标投标管理中心为该市机关事业单位社会保险处（以下简称事保处）采购山特UPS（“UPS”为“不间断电源”的另一名称）和方正文祥E630电脑而举行招标活动，原告新达莱科技有限公司等六家公司应邀参加投标。原告中标后于2005年3月22日与某市事保处签订了名称为“UPS”、型号为“山特（2000W，10小时）”、单价为“7600”和名称为“电脑”、型号为“方正文祥E630”、单价为“6150”各一台的合同书。原告于2005年3月29日供给事保处一台由佛山市电标电源设备配套有限公司供货的前面板上部有电标（图形）注册商标、下部标有“SANTAK POWER CORP．，HAWAII，U．S．A”的UPS和一台电脑，并安装调试完毕。同日，原告出具了采购项目为“UPS”、规格为“山特[2000W，10小时]”和采购项目为“电脑”、规格为“方正文祥E630”的《政府采购供货验收单》，申请事保处验收。事保处在《政府采购供货验收单》的用户单位验收意见栏签署了“验收合格”。2005年3月30日，原告向事保处提供的发票载明品名及规格为“山特UPS”、单价为“7600”和品名及规格为“电脑”、单价为“6150”。

　　3月31日被告接到举报，反映本案原告供给事保处的UPS是假冒产品，要求被告该市工商局查处。后被告进行了调查取证，于8月2日向原告送达了《听证告知书》。原告申请听证，被告于8月10日向原告送达了《听证通知书》，并于8月23日公开举行了听证。9月14日，被告作出《行政处罚决定书》， 9月15日，被告向原告送达了该行政处罚决定书。原告于2005年9月23日以被告作出的处罚决定书认定事实错误、适用法律不当为由，向该市人民法院提起行政诉讼。

　　另查明，1989年4月25日，洛曼有限公司、山特电子有限公司、飞瑞国际股份有限公司提出申请，将“山特”作为其商标，用于不间断电源、精密电源、稳压电源装置，于1989年11月20日获得国家有关部门的核准。

[争议]

　　（1）对原告的行为如何定性；（2）未经注册商标权人许可，在商品交易文书中使用他人注册商标是否构成侵权。

[审判]

　　法院审理认为，《中华人民共和国商标法》第五十四条规定，对侵犯注册商标专用权的行为，工商管理部门有权依法查处，被告具有查处侵犯注册商标专用权的行政职权。“山特”系洛曼有限公司、山特电子有限公司、飞瑞有限公司的注册商标，应受法律保护。《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。据此，商标的使用并不仅仅指直接将商标附着于商品的行为，而且包括任何将该商标与该商品出处相联系的行为。原告在2005年3月22日的《合同书》、2005年3月29日的《政府采购供货验收单》、2005年3月30日发票中均使用“山特”字样，对此双方当事人均无异议。《合同书》、《政府采购供货验收单》、发票属于交易文书。根据《中华人民共和国商标法实施条例》第三条的规定，原告在交易文书上载有“山特”字样，属使用“山特”商标的情形。《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权。原告在明知其供给客户的是电标牌UPS并不是山特牌UPS的情况下，向客户提供的《政府采购供货验收单》和发票中仍写为“山特UPS”，并致客户误认为原告所供的就是山特UPS.原告在《政府采购供货验收单》和发票上使用“山特”商标的行为，并未获得“山特”商标注册人的许可，且其是在经营与山特商标注册人同种商品（即UPS）上使用，并非正当使用，被告认定原告的行为构成了《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项所指行为，定性准确。被告对原告作出责令立即停止侵权行为和罚款20000元的决定，符合《中华人民共和国商标法》第五十三条的规定，且罚款20000元在《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条规定的幅度范围内，处罚幅度恰当。原告的诉讼请求法院依法不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十三条、《中华人民共和国商标法实施条例》第三条、第五十二条、《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项的规定，法院作出维持被告《行政处罚决定书》的判决。一审宣判后，原告不服，提出上诉。某市中级人民法院经审理认为，原审法院认定事实清楚，适用法律、法规正确，审判程序合法，依法驳回原告上诉，维持原判。

[评析]

　　如何认定商标侵权，在审判实践中有时不易把握。本案在审理中存在以下几种分歧意见：

　　第一种意见认为，原告的行为不构成侵犯“山特”商标专用权，被告处罚原告定性错误。其理由是：《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。虽然原告供应的不是山特UPS，但原告供应的UPS上有明显的电标（图形）注册商标，并非冒用“山特”商标，充其量是标的不符，合同违约，如当事人提出异议，也是原告与某市机关事业社会保险处之间的合同纠纷。原告在合同书、验收单、发票上载明“山特”字样的行为并不属于《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项规定的情形，不构成侵犯“山特”商标专用权的行为。

　　第二种意见认为，本案应以销售侵权商品处罚原告。其理由是，原告所售产品前面板上的生产者名称标注中含有“SANTAK”英文注册商标，由于该企业字号跟商标权人的英文注册商标相同且在同种商品中使用，原告的行为属于《商标法》第五十二条第（二）项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品的”行为。

　　第三种意见认为，本案应适用《反不正竞争法》第九条的规定定性，以原告对商品作引人误解的虚假宣传，按照《反不正当竞争法》第二十四条规定处罚原告。其理由：1、原告通过报价单、合同、发票等，向相关交易人员发送了虚假的品牌信息；2、原告发送的虚假信息已经交易相对人及相关公众对该UPS实际生产厂商、产品产地、产品质量等发生误认；3、由于原告报价过低，非法获取了其他竞争者的公平交易的机会，形成不正当竞争。

　　第四种意见认为，原告未经注册商标权人许可，在交易文书上擅自使用与“山特”文字注册商标相同的“山特”文字，并以7600元的价格将标有“SANTAK POWER CORP．HAWAII，U．S．A”的UPS销售给事保处，其行为构成《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项所指的“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”侵犯注册商标专用权的行为，依法应予以行政处罚。

　　[评析]笔者同意第四种意见。其理由如下：

　　一、原告在报价单、合同、验收单等交易文书中使用了山特UPS，而实际销售的是佛山市电标电源设备配套有限公司生产的UPS，使购买者事保处误认为是山特商标权人山特电子（深圳）有限公司的UPS.

　　在法定的举证期限内，被告向法院提交了下列证据：1、2005年4月5日询问原告的笔录，确认其所售的UPS系由美国夏威夷山特电源公司监制，佛山市电标电源设备配套有限公司生产；2、2005年3月15日某市招投标管理中心的询价单和原告的报价单，询价单和报价单均注明商品品牌为山特UPS，说明询价单位与报价单位就所购商品的品牌达成一致意见；3、2005年3月22日原告与事保处签订的合同书，该合同书中明确合同标的物是“山特”UPS；4、2005年3月29日采购中心的验收单，证明原告申报提供的是“山特”UPS并被验收确认；5、2005年3月30日原告向事保处出具的发票，该发票上使用了与他人注册商标相同的“山特”字样。

　　以上表明，某市招投标中心在公开询价时，其所购商品指定为“山特”牌UPS，原告的报价单也是针对此品牌进行的，最后原告以非同寻常的最低价7600元中标（其他5家投标单位的报价均在13000元以上），并与招标委托人（购买人）事保处签订了合同。从整个交易过程不难看出，招投标中心、购买人以及其他参与报价的竞争者均认为原告所供应的应当是市场上公认的正规生产厂家即“山特”商标权人山特电子（深圳）有限公司所生产销售的UPS.

　　二、原告在经营同种商品的过程中，未经注册商标权人的许可，在报价单、合同、发票等交易文书中使用他人注册商标，侵犯了“山特”商标注册权人及经其许可的商标使用权人的合法商标权益，属于商标法第五十二条第（一）项所指的侵犯注册商标专用权行为。

　　《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。